企业IP作业流程—提出发明专利无效
笔者于去年刚刚第一次经历提出发明专利无效宣告请求，由笔者所在的企业IP团队自主完成，全程未委托事务所或律所，蹭着这股热乎劲，与同行探讨和学习。首先声明，笔者才疏学浅，不当之处还请各位大咖批评指正。另外，因提出专利无效过程中，笔者阅读过大量文献资料，有的已经傻傻分不清楚到底出自哪里，如有涉及侵权之处，烦请告知笔者增加引文或将其删除。
简单介绍一下案情，专利权人为行业龙头的海外企业，最早进入行业内，并将专利作为其战略规划之一，其在国内外均积极开展专利布局。涉及的发明专利属于行业基础专利，其保护范围非常大，行业内所有企业基本均会落入其保护范围，笔者任重而道远，先后经历两次无效后成功全部无效，专利权人也并未上诉。
第一次，整个无效过程经历4个月便已经结案。笔者因无律师背景，完全忽略了证据的认证，检索了大批量的专利文献、非专利文献和网络证据，以不具有创造性为由，请求所有权利要求无效。专利权人在答复时，删除了独权的技术方案，将从权的技术方案作为新的独权。但是在口审环节，经质证后的非专利文献和网络证据根本无法作为证据使用，导致有非专利文献与网络证据组合的不具有创造性的无效理由看起来证明力非常薄弱。因本次采用的证据并不影响下一次的无效宣告请求，笔者无奈之下基于专利权人修改的基础上撤回无效宣告请求。就这样，笔者因为自己的无知，交了学费。
但是，缩小后的保护范围仍然非常大，还是会影响产品上市。第二次，充分吸取第一次的经验教训，开始处理案件之前，笔者仔细阅读了《专利法》、《专利法实施细则》及《审查指南》中有关无效宣告请求的有关规定，并且阅读了2010年之后的复审委公布的《十大专利复审无效案件》中有关发明专利无效案例，从中吸取了大量的精华，尤其是在证据的认证方面。同时，也注重了无效宣告程序中的所有细节，包括主体资格认证-取证-证据认证-文献翻译-证据组合-策略制定-无效文件撰写及口审准备等。下文将一一具体描述。
经过第二次的充分准备，经历半年时间，笔者成功将行业内的该基础专利全部无效。经此无硝烟的一役，更加坚定了笔者与行业巨头斗争到底的决心。后面仍有很多该巨头的行业基础专利等待着笔者，笔者也将充分利用授权后程序，将这些侵犯公众利益的专利障碍统统扫除。
有了笔者的前车之鉴，初次涉猎专利无效的，不要学习笔者一开始便扎进茫茫文献的海洋，去检索有用的对比文件，检索到相关对比文件就兴高采烈，殊不知，对比文件是否有证据资格，笔者再次强调一下证据认证环节的重要性。因此，笔者认为应该沉淀下来，磨刀不误砍柴工，开始检索之前，从每一个细节开始积累，以熟悉相关法律法规及无效程序中的各个注意事项。
1.《专利法》
《专利法》中对于无效宣告请求的描述篇幅并不多，主要在于第四十五条自授权公告日起，任何单位或个人均可以提出无效。另外，第四十六条有关无效宣告决定及诉讼，第四十七条有关无效专利自始即不存在及决定不具有追溯力。相对来说，未涉及太多无效实务过程中的内容，在此不再赘述。
2.《专利法实施细则》
《专利法实施细则》中主要涉及第六十五条，第一款请求书和证据一式两份（电子提交一份即可），第二款无效理由，下文也将重点阐述无效理由的组合。另外，需要强调的是第六十七条涉及增加理由或补充证据的，需在无效宣告请求之日起1个月内提供。笔者建议在提交无效宣告请求之日就充分考虑并将所有的理由和证据都递交，因为受理通知书通常在请求之日起1个月左右才会收到，如果中间有补正，一般2个月左右才会收到，当你计划收到受理通知书之后，再增加理由或补充证据的话，可能1个月的期限已经过了。
3.《审查指南》
《审查指南》第四部分第三章涉及无效宣告请求的审查和第四章涉及复审和无效宣告程序中有关口头审理的规定，笔者仔细阅读了很多遍，下面将笔者认为需要注意的地方列出。
主体资格认证：如果以企业名义直接递交无效宣告请求的，那么在CPC客户端或者纸件签名/盖章之后便可以直接递交；如果不想直接告知专利权人身份的，可以个人纸件递交，提供身份证复印件并本人签字；当然甚至可以换一个城市递交，避免专利权人联想到本城市的竞争对手。
委托手续：如果请求人为个人且无专利背景的，需办理委托手续，如笔者这种情形的，则为公民代理，权限只有口审答辩，不涉及权利处分，建议请求人也一同前往增加口审，如笔者第一次无效请求时，当庭撤回请求便只有请求人才可以做出该决定。如果委托事务所的，代理权限仅涉及提交请求书、意见陈述书、证据和其他相关资料，参加口头审理以及处理其他相关事宜，而不涉及权利处分的，代理权限为一般代理。如果涉及权利处分的，须在委托书中特别授权，如代为修改权利要求和和解等。
增加理由：除了专利权人以合并方式修改权利要求或者明显证据与理由不相对应的，在请求日之日起1个月内一般不能再增加理由，笔者当初在第一次无效时，便忽略了该问题，专利权人以删除方式修改，笔者增加理由之后，合议组并未采纳。
增加证据：同样的，在请求日之日起1个月内一般不能再增加证据，但如果基于对方以删除以外方式修改或公知常识性证据（如技术词典、技术手册和教科书等）或用于完善证据法定形式的公证书、原件等证据，可以在口审辩论结束前提交。
口审的几个阶段：第一阶段，主体资格确认、征求无效双方合议组成员是否回避、双方有无意愿和解，全程1分钟结束；第二阶段，合议组成员介绍，请求人阐述无效理由和证据，专利权人答辩，合议组核对理由、证据及双方当事人提交的证据以确定口审范围，当庭收到的文件可以选择当庭答辩或以后书面答辩，然后便是质证环节，专利权人需要时可以提出反证；第三阶段，在确认证据和事实的基础上，双方答辩，不用试图说服对方，而是客观阐述理由，答辩终结后双方当事人作最后意见陈述，一般双方都仍然坚持初衷；第四阶段，休庭合议，然后宣布口审结论，如审查决定或口审终结等。
在无效之前，笔者团队从该专利申请公开之日时，便通过跟踪检索获知其保护范围，与研发例会提出之后，便主动提交公众意见以试图影响其专利授权，但因中途更换了审查员，新审查员并未阅读相关公众意见，在对方并未实质缩小保护范围的OA答复之后，很快便授权该案件。说到公众意见，笔者也有一堆血泪史并积累了一些作业流程，有机会再跟大家分享。
纸上得来终觉浅，有了上述的理论基础，参照图1进入实践环节，暂不考虑诉讼后的流程。考虑第一次无效并未涉及理由和证据的答辩，在此以第二次无效的经历按照笔者先后的处理顺序跟大家分享。
1.初步了解涉案专利
该阶段尚未深入研究权利要求中的每个技术特征，笔者建议一开始接触案件时，暂时不用深入。笔者在该专利申请公开之初，一开始通过摘要及附图快速了解了该专利申请的技术方案，然后阅读其权利要求，确认其申请时保护范围。在与研发解读该专利申请之前，才详细阅读了其说明书，初步了解了涉案专利需要解决的技术问题、采用的所有技术手段及达到的技术效果。在该专利授权之后，简单比对了一下申请时权利要求及授权后权利要求的差异，获知从审查员视角里认为的区别技术特征。
2.请求文档复制
接到无效任务的第一刻，笔者便通过专利事务服务系统，请求文档复制，要求复制申请文件，优先权文件，与申请直接有关的手续文件，以及在各已审结的审查程序（包括初步审查、实质审查、复审和无效宣告等）中专利局、专利复审委员会向申请人或者有关当事人发出的通知书、检索报告和决定书、申请人或者有关当事人对通知书的答复意见。通过查阅，尽快获知案件的完整审查历史，为后续的权利要求解释和禁反言原则适用等做好准备。当然，也可以请求文档查阅，成功之后会收到电子件，此方式免费。不过笔者仍然建议请求文档复制，主要原因在于将来会用作呈堂证供。
3.优先权确认
笔者将优先权文件与申请文件仔细比对，确认申请文件的哪些内容能够享有优先权。为了减少等待收到优先权文件的时间，也可以查看其同族，在USPTO、EPO和WIPO的同族案件中都有优先权文件的记载。实际上，笔者就是通过WIPO查看其优先权文件的。当然，笔者事后意识到，实际过程中，除非检索到优先权之后申请日之前公开的对比文件，否则这个步骤看似没有必要。
4.熟悉案件的审查历史
首先，笔者再N次的阅读了申请文件及授权文件，反反复复确认了权利要求中记载的技术特征的有关解释，以说明书为依据，说明书中无解释的则查找字典或教科书，接着，通过背景技术和发明内容确认其实际需要解决的技术问题，最后通过实施方式及附图充分熟悉了其解决技术问题采用的所有技术方案。
其次，笔者通过审查历史，阅读了每次的审查意见及其意见陈述和权利要求修改，获知与对比文件相比，其区别技术特征是什么。检索报告中的XY类文件是笔者重点关注的，当然A类及其他类对比文件笔者也未放过。
最后，在熟悉国内的审查历史之后，同族中的审查历史也逐一阅读。笔者将其同族中的PCT检索报告、EPO的审查历史也翻了个底朝天，同样阅读了每次的审查意见、对比文件、意见陈述及权利要求修改。实际上，在第二次无效中，一部分的对比文件及对技术特征的理解来源于欧洲审查历史。
5.基于已知信息寻找无效理由
通过阅读审查历史，已经可以获得大量的证据，基于当前证据，对照着无效理由，将可能的无效理由均罗列出来，如缺少必要技术特征，不清楚，得不到说明书支持，说明书公开不充分等。实际上，笔者逐一比对，发现专利文件的撰写质量非常高，此等问题均不存在。在这一过程中，有可能已经可以发现新颖性、创造性的无效理由，也可以一并整理出来。但是要考虑到审查员引用过的对比文件就不能再以审查意见中的理由提出无效，这样大概率不会被认可。可以将这些对比文件结合新的对比文件作为不具有创造性的无效理由。
6.证据搜集（核心步骤）
虽然在上一步骤可能已经能够获得一些无效理由，但是为了增加无效成功率，很有必要再次检索一下，如可以从审查员一般情况下不容易找到的对比文件入手，如对比文件的引证和被引证，属于同一领域解决同一技术问题，往往检索这些能够有意外的收获；或者采用精确分类号对区别技术特征检索，尤其是一些古老的非英文对比文件，如日本、德国等国家，当然这也要结合案件的相关领域做出合理预判；或者通过关键词检索非专利文献，不能仅仅检索国内非专利文献。实际上，笔者通过google、google学术、本领域常用的科技数据库采用中文、日文和英文检索了大量的科技文献并且后续作为证据使用。
检索完对比文件之后，笔者将外文文献统一翻译，并作了对比文件的认证。专利文献一般情况下不用认证，也能得到对方及合议组的认可，即使不认可，口审当庭也可以演示。不过有些不易获得的专利文献，可以通过专利检索咨询中心请求复制之后，作为证据使用。科技文献一般在国家图书馆馆藏文献里都能复制，笔者在国家图书馆网页上请求了文献复制证明，复制方式包括文献封面、书名页、版权页、目录页、正文、文献内容及封底。网络证据，笔者在公证处做了网络获取来源及证据保全的公证书，选取的网站均如无效宣告请求审查决定书第28356号，案件编号4W103953中所述，政府类网站、知名非政府组织网站、大型科研院所网站、正规大专院校网站、知名商业网站等属于具有公信力的权威网站。实际过程中，笔者还遇到了无法确定文献公开日期的问题，笔者则通过间接证据用以证明，即在其后公开的文献（同样在国图中做了文献复制证明，其公开日在专利的优先权日之前）中引用了该篇文献。
还有一点需要注意的是，以上所有证据的原件及复印件需保持一致，哪怕是大小写都需保持一致，笔者当初就犯下了该错误，公证书中的光盘检索时的字体使用大写，但无效提出时的文件采用的确实小写。因此，笔者建议直接采用原件的复印件递交，以避免此类错误。
7.无效文件的撰写及答复
这一过程的关键在于做好证据的组合，如有A、B、C、D和E五篇对比文件，作为不具有创造性的无效理由，笔者将可能的排列组合均列了出来。
首先，在官方模板中填写相关信息，最重要之处在于第7栏和第9栏的填写，分别是无效宣告请求的理由、范围及所依据的证据和附件清单。因请求书中填写具体陈述意见的地方很小，笔者另外采用附页的形式撰写。
其次，证据组合后的具体理由，跟代理人考试中提出无效的模板很相似，在此不再赘述。
最后，在口审之前专利权人答复的，及时作出答复，但注意其权利要求的修改方式，如只是删除技术方案的，不能再增加理由和证据。
8.口审
笔者在口审之前，对以上的文件均反复看了很多次，并列出了技术特征比对表，准备了口审的PPT，组织团队模拟对方及合议组可能提出的问题进行答辩。口审过程中，笔者原以为将从每个技术特征展开来讲，但实际上，合议组直奔主题，将双方意见陈述中的争议问题，直接在口审庭中再次进行争辩，因双方只有一个争议点，整个口审过程仅仅持续了1个多小时，便顺利结束。
口审结束后，笔者2个月左右便收到了审查决定。至此，笔者并未放松警惕，因理论上来说，专利权人仍可以在决定之日起三个月内上诉到北京知识产权法院。不过，笔者并未收到相关诉讼信息，正式宣告该案件终结，启程准备下一件，加油吧，少年！
END
文章转自：IPRlearn平台